Marcas iguales o parecidas ¿es posible?

Imagina que has pasado meses, o incluso años, construyendo tu negocio. Has perfeccionado tu producto o servicio y diseñado una identidad gráfica que te apasiona conjuntamente con un nombre que resuena contigo…

Pero justo cuando estás a punto de dar el paso final para protegerla legalmente, descubres que ya existe otra marca ya registrada muy parecida o igual. ¿Significa esto el fin de tu sueño? No necesariamente.

En la era del comercio electrónico, donde la visibilidad y la diferenciación son cruciales, la marca de tu negocio es el activo más valioso. Sin embargo, en el camino hacia el registro, muchos emprendedores y empresarios se enfrentan a un desafío común: la existencia de marcas similares en el mercado. ¿Es posible registrar una marca que se parezca a otra? La respuesta, como en casi todo es «depende». Y la clave está en entender cómo funciona la Ley.

La distintividad es lo ideal:

En Venezuela, la Ley de Propiedad Industrial parece contundente:

Artículo 27. Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa.

Artículo 33. No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:
(…)
11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos; y,
12) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

Y, en efecto, la ley es contundente, pero en los supuestos que ella misma contempla.

Así, no se permite el registro de marcas que puedan confundir al consumidor con otra ya registrada para los mismos o análogos artículos. Así como tampoco se permite el registro de marcas que puedan prestarse a confusión con otra previamente registrada o inducir a error por una falsa procedencia o cualidad (por ejemplo: que el público no asocie erróneamente un producto o servicio con una empresa distinta a la que lo produce o comercializa). 

Visto lo anterior ¿Qué pasa si la marca similar que se pretende registrar está en un sector completamente diferente a la ya registrada? Aquí es donde entra en juego la Clasificación de Niza.

Las marcas se registran según el rubro de productos o servicios al cual se refieren, y la Clasificación de Niza (adoptada por varios países incluyendo Venezuela, sustituyendo la clasificación nacional prevista en la Ley) es ese catálogo que especifica cada una de las clases en que las marcas pueden ser registradas.

Además, la Ley de Propiedad Industrial (artículo 32) establece que el derecho a usar una marca de forma exclusiva se adquiere únicamente «en relación con la clase de productos, actividades o empresas para los cuales hubiere sido registrada«.

Esto significa que la protección de tu marca no es absoluta, sino que es relativa a la clase de productos o servicios que ampara. Por lo tanto, palabras o imágenes similares pueden coexistir como marcas si se refieren a productos o servicios distintos, de manera que no se genere confusión en el público.

Un ejemplo clásico es el de la palabra IBERIA que es usada como marca tanto por la aerolínea IBERIA LAE SA como por la empresa venezolana de productos alimenticios y especias Industrias Iberia, C.A.

Aunque las marcas son idénticas en nombre, no hay riesgo de confusión para el consumidor porque operan en industrias completamente diferentes (transporte aéreo y alimentos). Incluso, si se realiza una búsqueda gramatical en el sistema WEBPI del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), podrás observar que el sistema arroja más de 200 registros con la palabra IBERIA.

Este es un caso más complejo porque, como ya se dijo, la ley prohíbe el registro de marcas con parecido gráfico o fonético con otra ya registrada cuando se trata de los mismos o análogos artículos y eso, por lo general, se entiende o aplica a las clases que integran la Clasificación de Niza.

Pero existen ocasiones en las que una misma clase dentro de la Clasificación de Niza puede incluir diversos productos o servicios que no son necesariamente similares. O incluso, dos o más marcas pudieran tener elementos gráficos o fonéticos parecidos, pero en su análisis integral (es decir, considerando todos los elementos de la marca), éstas pueden diferenciarse unas de otras.

Así por ejemplo, coexisten en el mercado (o al menos poseen ambas la condición de registradas), las marcas:

• LOLA SHOES DISEÑOS CROCHET, Solicitud: 2017-001441, clase: 25 (para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería), con Registro No. P366607 vigente hasta el año 2033.
• LOLA & CO, Solicitud: 2011-019288, clase 25 (para distinguir pendas de vestir, calzado, gorras), con Registro No. P370383 vigente también has el año 2033.

• Evita siempre la posibilidad de confusión: La clave del registro es no confundir al consumidor en relación al origen empresarial del producto o servicio amparado por tu marca.
• La marca debe ser novedosa: Intenta alejarte de lo ya existente. Además, tu marca no debe describir directamente el producto o servicio que ofreces. Un ejemplo emblemático es Apple®, una marca que no vende «manzanas«, sino productos tecnológicos.
• La búsqueda es fundamental: Antes de invertir en diseño y marketing, es crucial realizar una búsqueda exhaustiva en el registro de marcas para asegurarte de que tu propuesta no colisione con derechos de terceros.
• La asesoría legal es  tu mejor inversión: Recuerda que esta información es una guía orientativa. Contar con asesoría legal te ayudará a analizar tu marca de forma legal y a evitar gastos innecesarios y ahorrar tiempo y esfuerzo en el proceso de registro.

En el competitivo ecosistema del e-commerce, una marca bien protegida es una ventaja decisiva. Entender las reglas del juego es el primer paso para blindar tu negocio y asegurar que tu identidad no sea una fuente de conflictos, sino el motor de tu crecimiento.